Si su negocio está en Cúcuta y quiere que el nombre o el logo con el que vende sean solo suyos, el camino es registrar la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En ADALET LEGAL llevamos el trámite completo: búsqueda de antecedentes, solicitud, respuesta a requerimientos y oposiciones, y defensa de la marca cuando alguien la imita. Aquí explicamos las reglas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que más pesan para quien compra, vende o despacha mercancía con su propia marca.
Sin registro no hay derecho exclusivo sobre la marca
La regla de base está en el artículo 154 de la Decisión 486: «El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente». En Colombia esa entidad es la SIC. Usar un nombre durante años no lo convierte en marca registrada, y la matrícula mercantil tampoco: son trámites distintos, como explicamos en registro de marca en cámara de comercio. Distinto es el nombre comercial, que identifica a la empresa o al establecimiento: según el artículo 191, «El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa».
Con el registro, el artículo 155 le permite impedir que un tercero, sin su consentimiento, realice, entre otros actos, los siguientes: aplicar la marca o un signo idéntico o semejante sobre los productos para los que está registrada o sobre sus envases y empaques, fabricar etiquetas o empaques que la reproduzcan, o usar en el comercio un signo idéntico o similar cuando ese uso pueda causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Sobre este último caso, el literal d) agrega que «Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión».
¿Puede su marca llevar el nombre de Cúcuta?
Es una pregunta frecuente en marcas locales, y la respuesta depende de cómo se use el nombre. El artículo 135, literal e), impide registrar signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir para describir, entre otras cosas, «la procedencia geográfica» de los productos o servicios. Una marca que sea solo el nombre de la ciudad aplicado a lo que allí se produce tiene ese problema, salvo que quien lo solicita, o su causante, lo haya usado constantemente en el país y por ese uso haya adquirido aptitud distintiva respecto de esos productos o servicios, como lo permite el último párrafo del mismo artículo.
La palabra exclusivamente es la clave. Un nombre geográfico acompañado de un elemento distintivo propio, una palabra inventada o un diseño particular, puede superar el examen, siempre que no pueda engañar al público sobre la procedencia geográfica de los productos, que es otra causal del artículo 135, literal i). Pero el registro no le dará el monopolio sobre el nombre de la ciudad: el artículo 157 permite a terceros usar «un nombre geográfico» siempre que lo hagan de buena fe, no constituya uso a título de marca, se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. Por eso, si su marca incluye el nombre de la ciudad, la protección real está en el elemento que la acompaña.
Marca y mercancía que entra o sale del país
La Decisión 486 tiene reglas específicas para operaciones de comercio exterior. Según el artículo 250, el titular de un registro que tenga motivos fundados para suponer que se va a importar o exportar mercancía que infringe su marca puede pedir a la autoridad nacional competente que suspenda esa operación aduanera, con las condiciones y garantías que establezcan las normas internas, y debe suministrar la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos para que puedan ser reconocidos. Ordenada la suspensión, el artículo 253 fija un término corto: «Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas».
Pedir esa medida solo está al alcance de quien tiene la marca registrada, aunque el mismo artículo 250 prevé que la autoridad la ordene de oficio si la legislación interna lo permite. No sirve, en cambio, para detener el producto original que el titular, o alguien con su consentimiento o económicamente vinculado a él, ya introdujo en el comercio en cualquier país, porque el artículo 158 excluye ese caso. Y dentro de la acción por infracción, el artículo 241 permite pedir, entre otras medidas, «la prohibición de la importación o de la exportación de los productos» infractores y el retiro de los circuitos comerciales.
Para quien exporta hay otra regla útil. El artículo 166 dispone que «También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior», es decir, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde según la naturaleza de los productos y la forma en que se comercializan. Esto importa porque el artículo 165 permite a cualquier persona interesada pedir la cancelación del registro cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción.
Si alguien copia su marca en Cúcuta, ¿dónde se demanda?
El Código General del Proceso le da dos caminos. El artículo 24, numeral 3, literal a), atribuye a la SIC funciones jurisdiccionales «en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial», y su parágrafo primero aclara que esas funciones generan competencia a prevención y no excluyen la de los jueces. Si se acude al juez, el numeral 11 del artículo 28 dispone que en propiedad intelectual también es competente «el juez del lugar donde se haya violado el derecho o realizado el acto», o el del lugar donde funciona la empresa o el establecimiento del demandado cuando la infracción esté vinculada con ese lugar. Para una infracción cometida en Cúcuta, eso significa que el juez de Cúcuta es una opción real.
Cuál conviene depende de la prueba disponible, de la urgencia de las medidas y de quién es el infractor. Esa elección la hacemos con usted antes de radicar.
Cómo llevamos su registro
Empezamos por buscar en la base de la SIC marcas iguales o parecidas, registradas o solicitadas, para productos o servicios iguales o relacionados, porque el artículo 136, literal a), impide registrar signos idénticos o semejantes a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. No nos limitamos a la clase, porque según el artículo 151 las clases no determinan la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios. Con ese resultado le decimos con franqueza si el nombre es viable o si conviene ajustarlo. Si sigue adelante, preparamos la solicitud, vigilamos la publicación y respondemos lo que la SIC o un opositor planteen. En nuestra práctica, un registro sin contratiempos toma entre seis y diez meses, y con oposición suele llegar a doce o trece; son tiempos de experiencia, no plazos legales. Las tasas oficiales están en cuánto cuesta registrar una marca, y nuestros honorarios se pactan por escrito antes de empezar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo registrar como marca el nombre de mi negocio en Cúcuta si ya está en la cámara de comercio?
Sí, si el nombre cumple los requisitos de registro. La matrícula mercantil no da el derecho exclusivo sobre la marca; ese derecho se adquiere con el registro ante la SIC (Decisión 486, artículo 154). Si ya lo usa en el comercio, ese nombre tiene además la protección del nombre comercial, cuyo derecho exclusivo se adquiere por su primer uso en el comercio (artículo 191).
¿Mi registro en Colombia protege la marca en otros países?
No. El derecho exclusivo se adquiere por el registro ante la respectiva oficina nacional competente (Decisión 486, artículo 154), así que para otro mercado hay que solicitarlo allí, y le orientamos sobre cómo hacerlo. Dentro de la Comunidad Andina, el registro colombiano sí le permite oponerse en otro País Miembro a la solicitud de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda inducir al público a error, siempre que acredite su interés real en ese mercado solicitando allí el registro al momento de oponerse (artículo 147).
¿Qué hago si va a entrar o salir del país mercancía con mi marca que yo no autoricé?
Si su marca está registrada y tiene motivos fundados para suponer que se va a importar o exportar mercancía que infringe ese registro, puede pedir la suspensión de la operación aduanera, con las condiciones y garantías que fijen las normas internas (Decisión 486, artículo 250). Si transcurren diez días hábiles desde la notificación de la suspensión sin que usted haya iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad haya prolongado la suspensión, la medida se levanta y se despacha la mercancía retenida (artículo 253). No puede detener así el producto que usted, o alguien con su consentimiento o económicamente vinculado a usted, ya introdujo en el comercio en cualquier país (artículo 158).
¿Pierdo la marca si dejo de venderla en Colombia pero la sigo exportando?
No necesariamente. La marca que distingue exclusivamente productos exportados desde un País Miembro se considera usada, siempre que se exporten en la cantidad y del modo que normalmente corresponde (Decisión 486, artículo 166).
¿Puedo llamar mi marca con el nombre de la ciudad?
Sí, siempre que el signo no consista exclusivamente en el nombre geográfico que describe la procedencia de los productos (Decisión 486, artículo 135, literal e), salvo que usted, o su causante, lo haya usado constantemente en el país y por ese uso haya adquirido aptitud distintiva (último párrafo del mismo artículo), y que no pueda engañar al público sobre la procedencia geográfica (literal i). Aun registrada, no impide que otros usen de buena fe el nombre de la ciudad con fines de identificación o de información, sin usarlo a título de marca y sin inducir a confusión sobre la procedencia (artículo 157).
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