Una marca, una patente, un software o un conocimiento técnico no solo se protegen: también se explotan a través de terceros. La licencia permite que otro use su marca o su tecnología a cambio de regalías sin que usted pierda la titularidad, y la franquicia lleva esa lógica a un modelo de negocio completo. Pero un contrato mal redactado o no registrado puede dejar la licencia sin efectos frente a terceros, poner en riesgo la marca o regalar el conocimiento. Somos abogados especialistas en licencias de marca y franquicias en Colombia: redactamos y negociamos contratos de licencia de marca, de patente, de software y de franquicia, y los registramos ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando la ley lo exige.
Qué es una licencia de uso de marca
Es el contrato por el cual el titular de una marca autoriza a otro a usarla, en las condiciones, el territorio y el plazo que se pacten, normalmente a cambio de una regalía. El titular conserva la marca; el licenciatario solo recibe el derecho de usarla. En Colombia la licencia de marca se rige por el artículo 162 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:
«El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.»
Decisión 486, artículo 162
De ahí salen tres reglas prácticas. La licencia debe constar por escrito. Se puede licenciar una marca que todavía está en trámite. Y si no se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no surte efectos frente a terceros, lo que en un conflicto puede dejar al licenciatario, o al propio titular, sin cómo oponerla.
Por qué la licencia también protege la marca
Una marca que no se usa puede perderse. El artículo 165 de la Decisión 486 permite cancelar el registro cuando la marca no se hubiese utilizado durante los tres años consecutivos anteriores, y cuenta como uso el hecho «por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello». Una licencia bien documentada es prueba de uso: el titular que no explota la marca directamente pero la tiene licenciada y puede demostrarlo, la conserva. Por eso el contrato debe prever cómo se acredita ese uso y quién guarda la prueba.
Qué debe contener un contrato de licencia de uso de marca
Las partes y la marca con su número de registro o de solicitud. Los productos o servicios cubiertos. Si la licencia es exclusiva o no exclusiva, y si el titular puede seguir usando la marca. El territorio y el plazo. La regalía, su base de cálculo y la forma de verificarla. Los estándares de calidad que debe cumplir el licenciatario y el derecho del titular a controlarlos, porque la calidad de lo que se vende con la marca es la reputación del titular. Quién defiende la marca frente a infractores. Qué pasa con el inventario y con el uso de la marca al terminar el contrato. Y la obligación de registrar la licencia ante la SIC.
Diferencia entre licencia de marca y franquicia
La licencia de marca autoriza el uso de un signo. La franquicia transfiere un modelo de negocio completo: la marca, pero también el conocimiento técnico y comercial para operar el negocio, los manuales, la asistencia, la imagen del establecimiento y, en general, el sistema que hace que el negocio funcione igual en cualquier lugar. En Colombia la franquicia no tiene una ley propia que la regule como contrato: se construye con las normas generales de los contratos mercantiles y con las de propiedad industrial sobre marcas y secretos empresariales. Por eso todo depende de lo que se escriba en el contrato.
Contrato de franquicia en Colombia: lo que no puede faltar
Además de la licencia de la marca, que debe registrarse ante la SIC, el contrato de franquicia debe proteger el conocimiento que se entrega. Ese know-how es, en la mayoría de los casos, un secreto empresarial, y el artículo 264 de la Decisión 486 permite que quien lo posee legítimamente lo transmita o autorice su uso a un tercero, con cláusulas de confidencialidad que no sean contrarias a las normas sobre libre competencia. El contrato debe regular también los derechos de entrada y las regalías, la exclusividad territorial, los manuales y su confidencialidad, la capacitación, el control de calidad, la publicidad, las causales de terminación y qué pasa al terminar: la devolución de manuales, el cese del uso de la marca y la prohibición de seguir usando el conocimiento recibido.
Licencia de patente y transferencia de tecnología
La patente también se licencia. El artículo 57 de la Decisión 486 dispone que el titular de una patente concedida o en trámite puede dar licencia a uno o más terceros, que «Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida» y que «La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros». Cuando el acuerdo incluye además asistencia técnica, ingeniería o conocimientos no patentados, se trata de un contrato de transferencia de tecnología, y lo que no está cubierto por la patente debe protegerse como secreto empresarial dentro del mismo contrato.
Contrato de licencia de software
El software se protege por derecho de autor, y su explotación comercial se hace por licencia: el cliente no compra el programa, compra el derecho a usarlo en las condiciones pactadas. El contrato debe definir si la licencia es exclusiva, cuántos usuarios o instalaciones cubre, si incluye el código fuente, quién es dueño de los desarrollos y adaptaciones posteriores, las actualizaciones y el soporte, la confidencialidad y las limitaciones de responsabilidad. En los desarrollos por encargo, la titularidad de lo que se construye se decide en el contrato, y si no se decide bien, la empresa que pagó puede terminar sin ser dueña de su propio software. El registro previo del programa ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que explicamos en cómo registrar software en Colombia, facilita probar quién es el titular.
Cómo trabajamos
Primero verificamos que el activo que se va a licenciar esté bien protegido: la marca registrada o en trámite, la patente vigente, el software registrado, el know-how documentado como confidencial. Una licencia sobre un derecho débil es un contrato débil. Después redactamos o revisamos el contrato desde el lado que usted ocupa, licenciante o licenciatario, franquiciante o franquiciado, negociamos las cláusulas que definen el negocio y, cuando corresponde, registramos la licencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Con más de 20 años de ejercicio en propiedad industrial y derecho comercial, sabemos que los conflictos entre licenciante y licenciatario casi siempre se originan en lo que el contrato no dijo. Conozca también nuestros servicios de registro de marcas y de derecho comercial.
Preguntas frecuentes
¿La licencia de uso de marca se debe registrar en Colombia?
Sí. El artículo 162 de la Decisión 486 exige registrar toda licencia de uso de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin registro, la licencia no surte efectos frente a terceros. Además, debe constar por escrito.
¿Cuál es la diferencia entre licencia de marca y franquicia?
La licencia autoriza el uso de la marca. La franquicia transfiere un modelo de negocio completo: la marca, el conocimiento técnico y comercial, los manuales, la asistencia y la imagen del negocio. Toda franquicia incluye una licencia de marca, pero no toda licencia de marca es una franquicia.
¿Se puede licenciar una marca que todavía está en trámite?
Sí. El artículo 162 de la Decisión 486 permite dar licencia sobre una marca registrada o en trámite de registro. Conviene prever en el contrato qué pasa si la solicitud se niega.
¿Qué es una licencia exclusiva de marca?
Es la licencia en la que el titular se obliga a no autorizar a nadie más a usar la marca en el territorio y para los productos pactados, y a veces a no usarla él mismo. La exclusividad tiene valor y debe reflejarse en la regalía y en las obligaciones del licenciatario.
¿Hay una ley de franquicias en Colombia?
No existe una ley que regule la franquicia como contrato. Se rige por las normas generales de los contratos mercantiles y por las de propiedad industrial sobre la licencia de la marca y la protección del know-how, por lo que el contenido del contrato es lo que define los derechos de cada parte.
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