Su cliente designó Colombia por el Protocolo de Madrid y la OMPI le notificó una denegación provisional, o la Superintendencia de Industria y Comercio emitió un requerimiento que en la práctica exige apoderado en Colombia. Desde la notificación colombiana corre un término que no fija el Protocolo sino el derecho andino aplicable en Colombia. Somos abogados especialistas en denegación provisional en Colombia: actuamos como apoderados locales de titulares extranjeros y como corresponsales de firmas de marcas del exterior, leemos la denegación, establecemos el término real en el expediente y radicamos la respuesta.
Por qué la denegación puede llegar cuando ya nadie la esperaba
Colombia depositó su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid el 29 de mayo de 2012 y el Protocolo entró en vigor respecto de Colombia el 29 de agosto de 2012, según la notificación Madrid (Marcas) número 195 de la OMPI. Esa misma notificación registra las declaraciones que hizo el país, y dos de ellas explican buena parte de las sorpresas de calendario.
En la declaración que permite el artículo 5.2)d) del Protocolo, Colombia invocó el 5.2)b), de modo que el plazo de un año para notificar una denegación se sustituye por dieciocho meses, y el 5.2)c), de modo que una denegación fundada en oposición puede notificarse a la Oficina Internacional después de vencido ese plazo.
Dos precisiones evitan el error de calendario más común. La primera, que esos dieciocho meses no se cuentan desde el registro internacional ni desde la designación: por el artículo 5.2)a) corren desde que la Oficina Internacional envía a la oficina designada la notificación de la extensión. La segunda, que la denegación tardía del 5.2)c) no es indefinida: solo procede si la oficina informó a la Oficina Internacional, antes de vencer los dieciocho meses, que todavía podían presentarse oposiciones, y debe notificarse dentro de un mes desde que termina el plazo de oposición y en todo caso a más tardar siete meses desde que ese plazo empezó.
El Protocolo fija el plazo de la oficina; la Decisión 486 fija el del titular
El artículo 5 del Protocolo regula cuánto tiene Colombia para denegar, no cuánto tiene el titular para responder. Emitida la denegación, el procedimiento es el colombiano y lo gobierna la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El término depende del tipo de denegación.
Si la denegación viene de una oposición, se aplica el artículo 148: la oficina notifica al solicitante «para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente», y a solicitud de parte concede, por una sola vez, treinta días adicionales solo para pruebas. Si lo que llegó es un requerimiento de forma dentro del trámite nacional, rige el término de sesenta días del artículo 144, contados desde el día siguiente a la notificación, y esa norma advierte que de lo contrario la solicitud «se considerará abandonada y perderá su prelación». Tratándose de una designación internacional conviene precisar el efecto: lo que se pierde por no atender el requerimiento es la protección en Colombia, no la prelación del registro internacional, cuyo examen de forma corresponde a la oficina de origen y a la Oficina Internacional. El artículo 150, por su parte, cubre las dos hipótesis de la oposición: vencido el término del 148, o si no se presentaron oposiciones, la oficina realiza el examen de registrabilidad, y cuando hubo oposición se pronuncia sobre ella y sobre la concesión o denegatoria mediante resolución.
Queda un supuesto que la Decisión 486 no resuelve con un término propio: la denegación que la oficina levanta en su propio examen, sin oposición detrás. Allí el término sale del procedimiento administrativo colombiano y del acto mismo. En todo caso, la regla 17.2)vii) del Reglamento del Protocolo exige que toda notificación de denegación provisional, sea de oficio o por oposición, indique el plazo para pedir revisión o apelar y la autoridad ante la cual se presenta. Ese párrafo de la notificación es el que obliga.
El cómputo lo resuelve la misma Decisión, y conviene saberlo porque da más tiempo del que parece. El artículo 5 dispone, salvo disposición en contrario de la misma Decisión, que «cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles» y que si el último día es inhábil el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente. El artículo 4 precisa, también salvo disposición en contrario, que los plazos sujetos a notificación se cuentan «a partir del día siguiente» al acto, no desde la fecha en que el documento se expidió.
Qué suele decir la denegación
Una parte importante de las denegaciones que atendemos se apoya en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, que impide registrar como marcas «aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación».
El texto plantea dos hipótesis alternativas: identidad o semejanza para los mismos productos o servicios, o para aquellos en que el uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación. La identidad de los productos hace más directo el análisis, aunque el examinador igualmente valora la afectación del derecho del tercero. En la práctica compara los signos en los planos visual, fonético y conceptual, y pondera el canal de comercialización y el tipo de consumidor, de modo que la respuesta no es la traducción de los argumentos que funcionaron en el país de origen.
Qué pasa si el término se vence
El expediente no se detiene a esperar. Si la denegación venía de una oposición y el término pasa, la oficina decide igual, pero con la versión del opositor en el expediente y sin la del titular. Si lo que venció fue un requerimiento de forma, el artículo 144 es expreso: la solicitud se considera abandonada y pierde su prelación frente a solicitudes posteriores.
Existe una vía posterior, pero apunta al registro del tercero y no repara la solicitud propia. Cuando un registro se concedió en contravención del artículo 136 «o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe», el artículo 172 permite pedir su nulidad relativa ante la autoridad nacional competente y precisa que «Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado».
Cómo trabajamos con firmas del exterior
Buena parte de estos casos llega por corresponsalía: una firma de marcas del exterior necesita apoderado en Colombia para una designación que se complicó. Nuestro punto de partida es siempre el mismo: con la notificación de la OMPI, el número de registro internacional y, si lo hay, el número de expediente colombiano, enviamos un concepto corto con qué se denegó, por qué causal, qué marca se cita, cuál es el término aplicable y nuestra lectura franca de las posibilidades. La fecha exacta de vencimiento se confirma consultando el expediente en la SIC.
Si el caso es débil lo decimos antes de que el cliente gaste en una respuesta, porque limitar los productos o negociar una carta de consentimiento a veces resuelve mejor. Cotizamos honorarios fijos por anticipado e informamos en español o en inglés. En los casos que atendemos ha bastado un poder firmado por el titular y enviado por correo electrónico, sin desplazamientos, y le indicamos de antemano la forma que exige la SIC en cada caso. Más de 20 años de ejercicio y más de 3.000 marcas tramitadas ante la SIC nos permiten distinguir la causal que se pelea de la que se negocia.
Si su cliente lee en inglés, esta misma materia está en provisional refusal in Colombia. Si lo que hay es una oposición contra la solicitud, vea contestación de oposición de marca. Si la SIC ya negó el registro, vea marca negada por la SIC y cómo apelar. Y si todavía no se ha presentado nada, el punto de partida es el registro de marca en Colombia.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo hay para responder una denegación provisional en Colombia?
Depende del tipo. Si viene de una oposición, el artículo 148 de la Decisión 486 da treinta días, más una prórroga única de treinta días concedida a solicitud de parte solo para pruebas. Si es un requerimiento de forma en el trámite nacional, el artículo 144 da sesenta días. Por los artículos 4 y 5 de la misma Decisión esos días son hábiles y se cuentan desde el día siguiente a la notificación. Si la denegación surge del examen propio de la oficina, el término es el que indique la notificación.
¿Colombia puede denegar después de los dieciocho meses?
Sí, si la denegación se funda en una oposición. Colombia declaró el plazo de dieciocho meses del artículo 5.2)b) del Protocolo y, por el 5.2)c), la posibilidad de notificar después una denegación por oposición. Esa denegación tardía tiene límites: la oficina debió avisar a la Oficina Internacional antes de vencer los dieciocho meses, y debe notificar dentro de un mes desde que termina el plazo de oposición y a más tardar siete meses desde su inicio.
¿Se necesita apoderado en Colombia para responder?
En la práctica sí: la respuesta se radica dentro del procedimiento colombiano y en español, y los titulares del exterior designan un abogado local. En los casos que atendemos ha bastado un poder firmado por el titular y enviado por correo electrónico, sin desplazamientos; le indicamos de antemano la forma que exige la SIC en cada caso.
¿Qué pasa con el registro internacional si Colombia deniega?
La denegación afecta la protección en Colombia únicamente. El registro internacional y las demás designaciones no se ven afectados, de modo que la respuesta se concentra en Colombia y no compromete el resto de la cartera.
¿Atienden como corresponsales de firmas de marcas del exterior?
Sí. Actuamos como corresponsales en Colombia de firmas del exterior, informamos en español o en inglés y cotizamos honorarios fijos antes de empezar.
La denegación cita una marca que el titular no conoce. ¿El caso está perdido?
No. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 cubre dos supuestos: signos idénticos o semejantes para los mismos productos o servicios, o para aquellos respecto de los cuales el uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Qué tan cerca está realmente la marca citada y si los productos se encuentran en el mercado es lo que discute la respuesta.
Hable con un abogado
Escríbanos por WhatsApp con el número de registro internacional y le respondemos con el término y las opciones una vez revisada la notificación.