Tener la marca registrada no impide que otro intente registrar una parecida. La Superintendencia de Industria y Comercio publica todas las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y a partir de esa publicación corre un plazo corto para oponerse. Si nadie lo revisa, el plazo pasa sin que el titular se entere. Somos abogados especialistas en vigilancia marcaria: revisamos las gacetas buscando signos que puedan afectar su marca, le avisamos apenas detectamos la coincidencia, indicándole el plazo que queda, y, cuando hay motivo, presentamos la oposición.
Por qué la vigilancia existe: el sistema avisa una sola vez y por publicación
El artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone: «Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación».
La Decisión 486 no prevé ninguna notificación personal al titular de marcas anteriores: la SIC publica, y el que esté interesado que mire. De ahí en adelante el artículo 146 de la misma Decisión fija la ventana: «Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca».
Dos expresiones de ese texto explican por qué el servicio existe. La de los «treinta días», porque la ventana es corta y se cuenta desde la publicación, no desde que el titular se entera. Y la de «por una sola vez», porque la oposición se presenta una sola vez y no se amplía después. Quien deja pasar el término queda fuera de esa vía: el artículo 149 de la misma Decisión ordena no admitir a trámite la oposición presentada extemporáneamente, de modo que solo le quedan acciones más lentas y más caras. Y el cómputo lo resuelve la misma Decisión: el artículo 5 dispone que «cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles» y que si el último día es inhábil el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente, y el artículo 4 precisa que los plazos sujetos a publicación se cuentan «a partir del día siguiente» a la publicación. Aun así, la fecha exacta de vencimiento se confirma en cada caso con la gaceta en la mano.
Qué buscamos en cada gaceta
El criterio no es que la solicitud nueva sea idéntica a la suya, porque casi nunca lo es. El artículo 136 de la Decisión 486 dice que no podrán registrarse como marcas aquellos signos «cuyo uso en el comercio» afectara indebidamente un derecho de tercero, y en su literal a) precisa el caso más frecuente: cuando «sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación».
Por eso la revisión no es una búsqueda de palabras exactas. Se buscan parecidos en lo visual, en lo fonético y en lo conceptual, variantes de escritura, traducciones, prefijos y sufijos añadidos, y también solicitudes en clases distintas de la suya cuando los productos se venden al mismo cliente y por el mismo canal. El literal b) del mismo artículo agrega los nombres comerciales, rótulos y enseñas protegidos, siempre que el uso del signo nuevo pueda originar riesgo de confusión o de asociación. Por eso la vigilancia cubre también el nombre con el que su empresa opera, en la medida en que esté protegido: el artículo 191 precisa que «El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa».
Quién puede oponerse y con qué
Oponerse no es un derecho abierto: el artículo 146 lo reserva a «quien tenga legítimo interés». En la práctica eso significa, sobre todo, ser titular de una marca anterior registrada o solicitada, o del nombre comercial que se vería afectado. El artículo 147 reconoce también legítimo interés al titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, y a quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. En ambos casos el opositor debe acreditar su interés real en el mercado del país donde se opone y solicitar allí el registro al interponer la oposición.
Parte del trabajo de la vigilancia es decidir cuándo no vale la pena oponerse. Una oposición débil cuesta tasa, cuesta honorarios y le enseña al otro dónde están sus argumentos. Cuando revisamos una coincidencia le decimos con franqueza si el parecido sostiene una oposición, si conviene esperar al examen de registrabilidad que, conforme al artículo 150 de la Decisión 486, la SIC realiza haya o no oposiciones, o si el camino razonable es un acuerdo de coexistencia.
Qué queda si el plazo ya pasó
No todo está perdido, pero se vuelve más largo. El artículo 172 de la Decisión 486 permite pedir ante la autoridad nacional competente la nulidad relativa del registro concedido en contravención del artículo 136 «o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe», y precisa: «Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado». Es decir, quien no se opuso a tiempo todavía tiene cinco años para atacar el registro ya concedido, pero con una acción de otra naturaleza, otro foro y otro costo.
Esa es exactamente la comparación que justifica vigilar: una oposición presentada dentro del término suele ser el camino más corto y menos costoso, y una nulidad después de la concesión, el más largo. Vigilar no elimina el conflicto; lo mueve a la etapa en la que cuesta menos resolverlo.
Cómo prestamos el servicio
Empezamos por levantar el inventario real del cliente: qué marcas tiene registradas, cuáles están en trámite, con qué nombre comercial opera y en qué clases vende de verdad. Con ese mapa revisamos las gacetas publicadas por la SIC y marcamos las solicitudes que puedan afectarlo. Cuando aparece una coincidencia, el aviso no es un listado automático: es un concepto corto que dice qué se solicitó, para qué productos, qué tan cerca está de lo suyo, hasta cuándo hay plazo y qué recomendamos hacer.
Si la decisión es oponerse, preparamos y radicamos el escrito dentro del término y llevamos el trámite hasta la resolución. La vigilancia se apoya en el mismo trabajo del portafolio: quien nos deja el calendario a cargo tiene en una sola revisión los vencimientos de renovación y las coincidencias de gaceta. Con más de 20 años de ejercicio y más de 3.000 marcas tramitadas, conocemos el criterio con el que la SIC compara signos, lo que nos permite priorizar las coincidencias que a nuestro juicio justifican actuar.
Si lo que necesita es lo contrario, porque alguien se opuso a su solicitud, vea contestación de oposición de marca. Si su marca todavía no está registrada, empiece por el registro de marca en Colombia. Y si alguien ya está usando su marca en el mercado, el terreno es otro: vea infracción de marca.
Preguntas frecuentes
¿La SIC me avisa si alguien solicita una marca parecida a la mía?
No. El artículo 145 de la Decisión 486 ordena publicar la solicitud, y esa publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial es el único aviso. No hay notificación personal a los titulares de marcas anteriores.
¿Cuánto tiempo tengo para oponerme a una solicitud publicada?
Treinta días siguientes a la fecha de la publicación, y por una sola vez, según el artículo 146 de la Decisión 486. A solicitud de parte, la SIC concede por una sola vez un plazo adicional de treinta días únicamente para presentar las pruebas que sustenten la oposición.
¿Sirve vigilar si mi marca está en una clase distinta?
Sí. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 no se limita a los mismos productos: también cubre aquellos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por eso la vigilancia mira clases vecinas y no solo la suya.
¿Qué puedo hacer si ya le concedieron el registro al otro?
Pedir la nulidad relativa del registro por contravención del artículo 136. El artículo 172 de la Decisión 486 dispone que esa acción prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
¿La vigilancia cubre el nombre comercial de mi empresa?
Sí. El literal b) del artículo 136 impide registrar signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido, o a un rótulo o enseña, cuando su uso pueda originar riesgo de confusión o de asociación.
¿Siempre conviene oponerse cuando aparece una marca parecida?
No. Una oposición sin fundamento sólido cuesta tasa y honorarios y anticipa los argumentos propios. Por eso cada coincidencia se evalúa antes de decidir, y a veces lo razonable es esperar el examen de registrabilidad que la SIC realiza conforme al artículo 150 o negociar un acuerdo de coexistencia.
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