Le notificaron que alguien presentó oposición contra su solicitud de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Desde ese momento corre un plazo corto para contestar, y de lo que se diga y se pruebe en ese escrito depende en buena parte que la marca se conceda o se niegue. Somos abogados especialistas en contestación de oposición de marca: revisamos la oposición, medimos su fuerza real, preparamos la contestación con argumentos y pruebas dentro del término, y seguimos el expediente hasta la resolución de la SIC.
Qué es una oposición y qué significa que le hayan notificado una
Cuando la SIC publica una solicitud de registro de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial, cualquier persona con legítimo interés puede presentar una oposición, normalmente el titular de una marca anterior que considera que la suya es idéntica o parecida y que el público puede confundirse. La norma que rige el trámite en Colombia es la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Su artículo 146 dispone: «Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca».
Que le notifiquen una oposición no significa que la marca esté perdida. Significa que la SIC ya no decidirá solo con su solicitud, sino con dos versiones enfrentadas, y que la suya tiene que quedar por escrito, sustentada y a tiempo.
Plazo para contestar la oposición
El artículo 148 de la Decisión 486 establece: «Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente». Y en su segundo inciso: «A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación».
Tres cosas prácticas se desprenden de ese texto y de dos artículos generales de la misma Decisión. La primera, que el plazo no arranca el día de la notificación: el artículo 4 dispone que los plazos sujetos a notificación se cuentan «a partir del día siguiente» al acto, y tampoco se cuenta desde la fecha en que el opositor radicó su escrito. La segunda, que esos treinta días son hábiles: el artículo 5 establece que «cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles» y que si el último día es inhábil el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente. Por eso lo primero que hacemos al recibir un caso es fijar la fecha exacta de vencimiento con la constancia de notificación en la mano. La tercera, que la prórroga de treinta días es solo para pruebas y se concede una sola vez: los argumentos deben ir en el escrito principal, dentro del primer término.
Qué pasa si no se contesta la oposición
El trámite sigue su curso, salvo el caso especial de la oposición basada en una solicitud previa en otro país de la Comunidad Andina, que el artículo 147 trata aparte, y la marca no se niega automáticamente. El artículo 150 de la Decisión 486 dice: «Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución».
Es decir, la SIC decide de todos modos. Lo que cambia es que decide con la versión del opositor sobre la mesa y sin la suya. En la práctica, dejar pasar el término es regalarle al opositor el debate sobre la confundibilidad, que es justamente donde se ganan o se pierden estos casos.
Qué debe contener el escrito de contestación
Una contestación seria no se limita a negar el parecido. Se construye sobre la comparación de los signos en sus tres planos, el visual, el fonético y el conceptual, y sobre la comparación de los productos o servicios, con las reglas que la SIC y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina aplican en cada examen. Se revisa además si la oposición cumple los requisitos de admisión: el artículo 149 de la Decisión 486 ordena no admitir a trámite las oposiciones que se presenten sin indicar los datos esenciales del opositor y de la solicitud atacada, las presentadas extemporáneamente y las que no hayan pagado las tasas de tramitación. Una oposición que falla en cualquiera de esos tres puntos se ataca primero por ahí.
Cuando el caso lo permite, la contestación se acompaña de pruebas: coexistencia previa de los signos en el mercado, diferencias reales en los canales de comercialización y en el consumidor, registros anteriores del propio solicitante o, si la marca del opositor lleva tres años sin usarse, la cancelación por no uso, que el artículo 165 de la Decisión 486 permite pedir «como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada». Y cuando la marca anterior es más fuerte de lo que parecía, se lo decimos antes de contestar, porque a veces conviene más limitar la cobertura de productos o negociar una carta de consentimiento que dar una pelea que se va a perder.
Cómo trabajamos su caso
El primer día leemos la oposición completa, consultamos el expediente en la SIC y le damos una opinión franca sobre la fuerza del opositor y las opciones reales. Con esa base preparamos el escrito, lo revisamos con usted, lo radicamos dentro del término y, si hace falta prueba adicional, pedimos la prórroga del artículo 148 en la misma oportunidad. Después seguimos el expediente hasta la resolución. Si la SIC concede la marca, el opositor puede apelar y lo defendemos en esa segunda instancia; si la niega, preparamos el recurso de apelación contra la negación.
Más de 20 años ante la SIC y más de 3.000 marcas tramitadas nos dan una ventaja concreta en estos casos: sabemos cómo decide la entidad, con qué criterios compara los signos y qué argumentos han funcionado y cuáles no. Atendemos solicitantes de todo el país y del exterior, porque el trámite es escrito y se sigue en la sede electrónica de la SIC. Si lo que necesita es lo contrario, presentar una oposición contra la marca de otro, vea nuestra página de oposición y apelación de marcas; y si todavía no ha solicitado la suya, empiece por el registro de marca en Colombia; si ya tiene marcas concedidas, revise sus fechas en renovación de marca; y si su marca llegó a Colombia por el Protocolo de Madrid, vea denegación provisional en Colombia.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tengo para contestar una oposición de marca?
Treinta días hábiles, según el artículo 148 de la Decisión 486, contados desde el día siguiente a la notificación de la SIC conforme a los artículos 4 y 5 de la misma Decisión, con una prórroga única de treinta días que solo sirve para aportar pruebas. La fecha exacta de vencimiento se fija con la constancia de notificación de su expediente.
¿Qué pasa si no contesto la oposición?
La SIC hace el examen de registrabilidad de todos modos y decide sobre la oposición y sobre la marca en una resolución, como manda el artículo 150 de la Decisión 486. La marca no se niega automáticamente, pero la entidad decide sin sus argumentos.
¿Puede la SIC no admitir la oposición sin discutir el fondo?
Sí, cuando cae en alguno de los casos del artículo 149 de la Decisión 486: no indica los datos esenciales del opositor y de la solicitud atacada, fue presentada fuera de término o no pagó las tasas. Revisamos esos tres puntos antes de entrar al fondo.
¿Puedo llegar a un acuerdo con el opositor?
Sí. En muchos casos conviene negociar una carta de consentimiento, un acuerdo de coexistencia o una limitación de los productos o servicios de la solicitud. Evaluamos esa vía junto con la contestación y le decimos cuál conviene en su caso.
¿Atienden solicitantes fuera de Bogotá y Bucaramanga?
Sí. El trámite ante la SIC es escrito y se sigue por su sede electrónica, de modo que atendemos solicitantes de cualquier ciudad de Colombia y del exterior sin desplazamientos.
Hable con un abogado
Si le notificaron una oposición, el plazo ya está corriendo. Escríbanos por WhatsApp con el número del expediente o la marca solicitada y le decimos cuándo vence el término y qué opciones tiene.