El registro de una marca no dura para siempre: vence a los diez años y hay que renovarlo. Si la fecha pasa, todavía quedan seis meses de gracia; agotados esos seis meses el registro caduca de pleno derecho y cualquier tercero puede solicitar el signo. Somos abogados especialistas en renovación de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio: revisamos el certificado y la fecha real de vencimiento, preparamos y radicamos la solicitud dentro del término, y aprovechamos el trámite para revisar si conviene ajustar la cobertura de productos o servicios.
Cada cuánto se renueva una marca en Colombia
La norma aplicable es la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Su artículo 152 dispone: «El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años».
Dos precisiones que evitan errores de calendario. La primera, que los diez años se cuentan desde la concesión, no desde la solicitud ni desde la publicación, y entre una y otra pueden pasar meses. La segunda, que no hay límite de renovaciones: una marca bien cuidada puede durar indefinidamente, de diez en diez años.
Cuándo se puede pedir la renovación y qué pasa si se venció
El artículo 153 de la Decisión 486 establece: «El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia».
En la práctica hay entonces una ventana de doce meses: los seis meses anteriores al vencimiento y los seis meses siguientes. Dentro de esa ventana la marca sigue viva, incluso después de la fecha de vencimiento, como dice expresamente la última frase del primer inciso del artículo 153. Lo que cambia al pasar la fecha es que la renovación cuesta más: el artículo 153 admite cobrar un recargo cuando la ley interna lo permite, y la tarifa de la SIC en Colombia lo contempla. Y si vencen también los seis meses de gracia sin que nadie renueve, se aplica el artículo 174 de la Decisión 486: «El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión». El signo queda entonces disponible para que otro lo solicite.
No le van a pedir prueba de uso, pero eso no significa que el uso no importe
El segundo inciso del artículo 153 es claro: «A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original».
Esa facilidad tiene una contracara que conviene conocer antes de renovar. La SIC no le pide prueba de uso en la renovación, pero un tercero sí puede pedir la cancelación del registro por no uso. El artículo 165 de la Decisión 486 ordena que la oficina cancele el registro, a solicitud de persona interesada, «cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación». Ese mismo artículo pone límites que conviene tener presentes: la acción no puede iniciarse antes de tres años contados desde la notificación de la resolución que agotó el procedimiento de registro, la falta de uso debe ser sin motivo justificado, y cuando afecta solo a algunos productos la consecuencia es reducir la lista, no cancelar todo. Además, el uso no se mide solo por ventas: el artículo 166 considera usada la marca cuando los productos «han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado», e incluye los que se exportan. Con eso en la mano, cuando una marca se renueva para clases en las que hace años no se comercializa nada, vale la pena revisar si conviene limitar la cobertura en lugar de renovar todo y quedar expuesto.
Qué revisamos antes de radicar la renovación
Lo primero es la fecha real de vencimiento, tomada del certificado y del expediente en la SIC, no de la memoria del cliente. Después, quién figura hoy como titular: si la empresa cambió de razón social, se fusionó, se escindió o la marca se cedió y la transferencia no se registró, nosotros lo corregimos antes o junto con la renovación, porque el artículo 161 de la Decisión 486 advierte que «La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros».
Luego revisamos la cobertura. Muchos registros de hace diez años cubren productos que la empresa nunca sacó al mercado y no cubren los que hoy son su negocio principal. La renovación no sirve para ampliar, porque el artículo 153 ordena renovar en los mismos términos del registro original y solo autoriza reducir o limitar: si hay productos o servicios nuevos, lo que corresponde es una solicitud nueva. Y reducir, a veces, es la decisión inteligente. Por último miramos el portafolio completo, porque casi ningún cliente tiene una sola marca: si hay varias con vencimientos cercanos, se organizan en un solo calendario.
Qué cuesta y cómo trabajamos
El costo tiene dos partes: la tasa oficial de la SIC, que es más alta si se renueva dentro del plazo de gracia por el recargo, y los honorarios profesionales. Las tasas vigentes están publicadas y actualizadas en nuestra página de cuánto cuesta registrar una marca en Colombia, que incluye la renovación dentro del plazo y con recargo.
Nuestra forma de trabajar es sencilla: usted nos envía el número de certificado o el nombre de la marca, nosotros confirmamos la fecha exacta de vencimiento en el expediente y le decimos en qué ventana está y qué conviene hacer. Con más de 20 años de ejercicio y más de 3.000 marcas tramitadas, la renovación es el trámite en el que más se nota tener el portafolio ordenado: el cliente que nos deja el calendario a cargo no vuelve a enterarse de un vencimiento por accidente. Atendemos titulares de todo el país y del exterior: todo el trámite lo llevamos por escrito y en línea ante la SIC.
Si su marca todavía no está registrada, empiece por el registro de marca en Colombia. Si alguien presentó oposición contra una solicitud suya, vea contestación de oposición de marca. Y si la SIC le negó el registro, vea marca negada por la SIC y cómo apelar.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto hay que renovar una marca en Colombia?
Cada diez años. El artículo 152 de la Decisión 486 fija una duración de diez años contados desde la concesión, renovable por períodos sucesivos de diez años, sin límite de renovaciones.
¿Se me venció la marca, todavía puedo renovarla?
Sí, si no han pasado seis meses desde el vencimiento. El artículo 153 de la Decisión 486 concede un plazo de gracia de seis meses contados desde la fecha de vencimiento, pagando el recargo correspondiente, y durante ese plazo el registro mantiene su plena vigencia.
¿Con cuánta anticipación se puede pedir la renovación?
Dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, según el artículo 153 de la Decisión 486. Sumado al plazo de gracia, la ventana real para renovar es de doce meses.
¿Tengo que demostrar que usé la marca para renovarla?
No. El artículo 153 de la Decisión 486 dice que para la renovación no se exigirá prueba de uso y que se renueva de manera automática en los mismos términos del registro original. Cosa distinta es la cancelación por no uso: un tercero puede pedirla si, sin motivo justificado, la marca no se usó durante los tres años consecutivos anteriores a la acción, y si el no uso afecta solo a algunos productos la consecuencia es reducir la lista y no cancelar todo.
¿Puedo agregar productos o clases nuevas al renovar?
No. La renovación se hace en los mismos términos del registro original y solo permite reducir o limitar los productos o servicios. Para cubrir productos nuevos hay que presentar una solicitud de registro nueva.
¿Qué pasa si dejo vencer los seis meses de gracia?
El registro caduca de pleno derecho, como dice el artículo 174 de la Decisión 486, y el signo queda disponible para que cualquier tercero lo solicite. Recuperarlo implica presentar una solicitud nueva, con el riesgo de que alguien se haya adelantado o de encontrar marcas parecidas registradas mientras tanto.
Hable con un abogado
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